11月12日-13日，由中國汽車工程學(xué)會、中國汽車技術(shù)研究中心有限公司、寶雞市人民政府聯(lián)合主辦的“中國汽車知識產(chǎn)權(quán)年會”隆重召開。本年度中國汽車 知識產(chǎn)權(quán)年會以“知識產(chǎn)權(quán)鑄就創(chuàng)新發(fā)展之基”為主題，更多元化的國際視角全新定位，圍繞知識產(chǎn)權(quán)管理提升與增效，汽車知 識產(chǎn)權(quán)發(fā)展的政策導(dǎo)向、國際形勢，以及如何進(jìn)行訴訟風(fēng)險應(yīng)對展開交流。峰會期間，中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司專利訴訟處處長助理 錢亞卓發(fā)表了以“中美關(guān)系與在美知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)”為題的主旨演講。

中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司專利訴訟處處長助理 錢亞卓

以下為演講實(shí)錄：

大家好，首先切合咱們這個主題，先簡單聊一聊美國大選年背景下的中美關(guān)系，然后關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)在美保護(hù)，分三個層級，一是企業(yè)需要了解這個游戲規(guī)則，今天我們要了解的是美國337調(diào)查規(guī)則，然后就是FTO和預(yù)警，三是企業(yè)擁有的知識產(chǎn)權(quán)武器，也就是知識產(chǎn)權(quán)布局。

加上今年從年初開始的疫情一直蔓延到今天，歐洲、歐美又開始了第二波疫情，使得中美關(guān)系又更加復(fù)雜，在這種復(fù)雜的中美關(guān)系情況下，企業(yè)更加重視對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，就像開頭說的我們要了解它的規(guī)則、積極采用預(yù)防措施。

我們來看一下美國337的調(diào)查，今年6月份北京疫情剛剛有所好轉(zhuǎn)，咱們有一家央企就收到了337調(diào)查立案通知，他很快組織起隊伍，由集團(tuán)公司、子公司聯(lián)合成立應(yīng)對小組，在當(dāng)時疫情的情況下，我們大大小小進(jìn)行了幾十場視頻會議，整個應(yīng)對策略分三個層級：一是如何來應(yīng)對，二是我們有沒有反制手段，三是看看有沒有可解性，第一個我們是不是可以進(jìn)行不侵權(quán)抗辯，存在一定抗辯的可能性，但是由于不確定性因素太多，把握不是那么多，第二個我們來進(jìn)行無效抗辯研究，我們下了很大力氣，組織了好幾檢索團(tuán)隊，應(yīng)用了很多數(shù)據(jù)庫，除了商業(yè)數(shù)據(jù)庫還應(yīng)用了央企專用數(shù)據(jù)庫，還有競爭對手手冊，我們發(fā)現(xiàn)有一本俄羅斯書籍有可能有用，這個集團(tuán)公司拖人從俄羅斯買回來，在最后我們確確實(shí)實(shí)找到了一些比較有用的技術(shù)，作為這種無效抗辯我們心里有了一定把握。另外作為337調(diào)查特別重要的一點(diǎn)做好規(guī)避設(shè)計，因為337調(diào)查針對進(jìn)口美國產(chǎn)品，你規(guī)避做好之后即便有不利判決，你這個規(guī)避設(shè)計到了美國之后依然會喪失市場，這個央企實(shí)力非常強(qiáng)，有了這幾樣我們心里也就一定底氣。至于這個反制手段，一個是提無效程序，無效程序跟無效抗辯不一樣，無須抗辯是在美國貿(mào)易委員會框架下進(jìn)行的，無效程序可以在美國法院來進(jìn)行，另外一個反制手段特別重要的我們要看一看央企自己的專利，我們?nèi)绻泻线m反制手段就有條件跟他談判，事實(shí)上這個案子進(jìn)行下去之后，律師費(fèi)也是越來越高，對于雙方都是特別沉重的負(fù)擔(dān)，到了今年9月份的時候，大家都覺得我們坐下來談一談吧，前前后后大概經(jīng)歷了8次談判，最終達(dá)成了一個和解協(xié)議，在行政法官出庭之前就達(dá)成了和解協(xié)議，私底下說一下它這款產(chǎn)品，之前的知識產(chǎn)權(quán)都做得特別好，但恰恰這款產(chǎn)品做了之前出口美國的時候，漏了做一下防侵權(quán)檢索，這個大概10月份全部結(jié)案了。

剛才談到337案子，我們看一下337調(diào)查都有哪些？進(jìn)口存在不公平行為，包括專利、商標(biāo)、不正當(dāng)競爭、商業(yè)秘密、版權(quán)等，這個337調(diào)查主旨是保護(hù)美國的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，它對美國是否存在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)是有要求的，美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)什么意思呢？就是說你這個專利必須要真正去實(shí)施了，要么你得有自己的產(chǎn)品生產(chǎn)出來或者你許可給他人的，被許可人也得有產(chǎn)品實(shí)施出來，一直程度上遏制NPE，NPE想拿這個專利打337的話，必須出示出被許可的產(chǎn)品。另外你不能說我實(shí)施生產(chǎn)一件產(chǎn)品也叫實(shí)施，那不行，得有經(jīng)濟(jì)要件，你在廠房設(shè)備或者勞動力、研發(fā)方面有投資，這樣才算真正的美國產(chǎn)業(yè)。

337調(diào)查還有一些核心技術(shù)，我講講跟訴訟不一樣的，它會考慮美國公共利益，你為了保護(hù)專利權(quán)的權(quán)益必然會采取一些措施，如果對專利權(quán)的保護(hù)會損害公眾利益的話，那么這個337調(diào)查的ITC就會做一些權(quán)衡，另外如果337調(diào)查被判定確實(shí)違反了337，它的處罰非常嚴(yán)格，首先會發(fā)出有限排除令，對于那些已經(jīng)進(jìn)入到美國的產(chǎn)品，ITC會發(fā)出一個制止令，限制這些產(chǎn)品在美國銷售和推廣，如果違反會有罰款。

337調(diào)查為什么這么受人重視，它和訴訟特別不一樣的地方，訴訟程序特別慢，基本上好幾年，ITC特別快，12個月到18個月就全部完結(jié)了，這個過程比較清晰，申請人提交申請，立案，分配給刑事法官，復(fù)審之后會有肯定性仲裁和否定性仲裁等。前面回顧一下337的特點(diǎn)，首先它的主管是美國國際貿(mào)易委員會，ITC，而不是法院。

剛剛我們提到兩次證據(jù)開示，如果經(jīng)?？疵绖〉娜藭容^熟悉，證據(jù)在美國是特別重要的，比如說像337如果開始之后，外聘律師會給公司發(fā)一個通知說證據(jù)要開始保存了，所有相關(guān)人員關(guān)于你的文件、郵件，你的修改都得停止，因為一旦違反之后后果很嚴(yán)重，你想偷偷刪掉一些好象不利的東西，這個是萬萬不能的，因為在2013年有個陶瓷化學(xué)商業(yè)秘密案，就是刪除了一個文件，而且是當(dāng)著律師的面，導(dǎo)致敗訴。證據(jù)開示，它的問題會特別多，互相會有環(huán)環(huán)相扣的東西，你在一個問題上的躲閃或者不誠實(shí)很快會通過其它問題被挖掘出來，一旦有這個情形出現(xiàn)這個案子就完蛋了。337證據(jù)開示，對商業(yè)秘密你可以要求去調(diào)查，還有Yes  or No總之特別復(fù)雜，特別考究律師的能力。

這紅色是中國企業(yè)數(shù)量，這也是顯示了中國企業(yè)占比，基本30%是中國企業(yè)，2019年更是到了50%以上，所以中國企業(yè)要特別注意在美的全面保護(hù)。337調(diào)查如果遇到了怎么應(yīng)對，其實(shí)在剛才的案例中大家也聽得很清楚了，最重要的一點(diǎn)，也就是第一點(diǎn)，要找一個好的律師、找一個好的律所，跟律師、律所一起大家再來研究，不侵權(quán)抗辯的可能性、無效抗辯的可能性，規(guī)避設(shè)計的可能性還有和解的可能性，你想談和解就要做到手中有糧，心中不慌，這就是我們的知識產(chǎn)權(quán)布局，一定要提前布局，未雨綢繆。

作為在美知識產(chǎn)權(quán)預(yù)防措施，最明顯的就是FTO和預(yù)警，尤其今年新冠疫情，國外企業(yè)做這些的真的是減少了，但是中國企業(yè)依然在增長，F(xiàn)TO就是自由實(shí)施檢索，侵權(quán)檢索，企業(yè)經(jīng)常說我這個產(chǎn)品申請專利保護(hù)了怎么還能侵權(quán)，這些都是誤區(qū)，不能避免侵權(quán)風(fēng)險。關(guān)于FTO我建議最好在投資研發(fā)之前就做，這樣可以降低未來研發(fā)資金等等的成本。FTO這個檢索過程不細(xì)說了，主要是專利代理師會跟技術(shù)人員詳細(xì)溝通，了解技術(shù)細(xì)節(jié)，概括出技術(shù)點(diǎn)來，評估風(fēng)險，提出一些可靠的建議。如果確實(shí)是落入保護(hù)范圍之外，跟337那些措施也是一脈相承，首先看能不能規(guī)避，不能規(guī)避看看這個專利有沒有可能被無效，或者還沒有被授權(quán)的話，有沒有可能提三方意見阻斷授權(quán)，實(shí)在不行我們談許可、談轉(zhuǎn)讓。

行業(yè)預(yù)警我粗淺看完就像一個大型的FTO，它不是針對具體產(chǎn)品而是針對整個行業(yè)，我們需要了解一下相關(guān)技術(shù)在世界各國的分布，主要競爭對手它的分布，還可以了解行業(yè)熱點(diǎn)、行業(yè)空白點(diǎn)等等這些方面。提醒一下，其實(shí)咱們政府對企業(yè)是有很多扶持的，就比如說像2019年北京市就有很多資金，其實(shí)過去這些年每年都有，我就列了一下2019年北京市對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)海外預(yù)警的項目，其中有三個涉及我們汽車行業(yè)，自動駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和氫燃料燃料電池電池技術(shù)，各位回去也可以看看當(dāng)?shù)卣袥]有扶持項目，這樣就可以利用政府扶持幫助企業(yè)達(dá)到海外預(yù)警風(fēng)險的防范。

之前也談到作為企業(yè)特別重要的就是你一定要有自己的武器，要有自己的知識產(chǎn)權(quán)布局，關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)布局是一個相當(dāng)龐大的話題，甚至可以作為整個會議議題，我在這不再展開說了，重申一下12字方針，提前布局、未雨綢繆、掌握主動。

謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉(zhuǎn)載?。?/strong>

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來源：蓋世直播

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