11月12日-13日，由中國汽車工程學會、中國汽車技術研究中心有限公司、寶雞市人民政府聯(lián)合主辦的“中國汽車知識產(chǎn)權年會”隆重召開。本年度中國汽車 知識產(chǎn)權年會以“知識產(chǎn)權鑄就創(chuàng)新發(fā)展之基”為主題，更多元化的國際視角全新定位，圍繞知識產(chǎn)權管理提升與增效，汽車知 識產(chǎn)權發(fā)展的政策導向、國際形勢，以及如何進行訴訟風險應對展開交流。峰會期間，中國貿促會專利商標事務所有限公司專利訴訟處處長助理 錢亞卓發(fā)表了以“中美關系與在美知識產(chǎn)權保護”為題的主旨演講。

中國貿促會專利商標事務所有限公司專利訴訟處處長助理 錢亞卓

以下為演講實錄：

大家好，首先切合咱們這個主題，先簡單聊一聊美國大選年背景下的中美關系，然后關于知識產(chǎn)權在美保護，分三個層級，一是企業(yè)需要了解這個游戲規(guī)則，今天我們要了解的是美國337調查規(guī)則，然后就是FTO和預警，三是企業(yè)擁有的知識產(chǎn)權武器，也就是知識產(chǎn)權布局。

加上今年從年初開始的疫情一直蔓延到今天，歐洲、歐美又開始了第二波疫情，使得中美關系又更加復雜，在這種復雜的中美關系情況下，企業(yè)更加重視對知識產(chǎn)權的保護，就像開頭說的我們要了解它的規(guī)則、積極采用預防措施。

我們來看一下美國337的調查，今年6月份北京疫情剛剛有所好轉，咱們有一家央企就收到了337調查立案通知，他很快組織起隊伍，由集團公司、子公司聯(lián)合成立應對小組，在當時疫情的情況下，我們大大小小進行了幾十場視頻會議，整個應對策略分三個層級：一是如何來應對，二是我們有沒有反制手段，三是看看有沒有可解性，第一個我們是不是可以進行不侵權抗辯，存在一定抗辯的可能性，但是由于不確定性因素太多，把握不是那么多，第二個我們來進行無效抗辯研究，我們下了很大力氣，組織了好幾檢索團隊，應用了很多數(shù)據(jù)庫，除了商業(yè)數(shù)據(jù)庫還應用了央企專用數(shù)據(jù)庫，還有競爭對手手冊，我們發(fā)現(xiàn)有一本俄羅斯書籍有可能有用，這個集團公司拖人從俄羅斯買回來，在最后我們確確實實找到了一些比較有用的技術，作為這種無效抗辯我們心里有了一定把握。另外作為337調查特別重要的一點做好規(guī)避設計，因為337調查針對進口美國產(chǎn)品，你規(guī)避做好之后即便有不利判決，你這個規(guī)避設計到了美國之后依然會喪失市場，這個央企實力非常強，有了這幾樣我們心里也就一定底氣。至于這個反制手段，一個是提無效程序，無效程序跟無效抗辯不一樣，無須抗辯是在美國貿易委員會框架下進行的，無效程序可以在美國法院來進行，另外一個反制手段特別重要的我們要看一看央企自己的專利，我們如果有合適反制手段就有條件跟他談判，事實上這個案子進行下去之后，律師費也是越來越高，對于雙方都是特別沉重的負擔，到了今年9月份的時候，大家都覺得我們坐下來談一談吧，前前后后大概經(jīng)歷了8次談判，最終達成了一個和解協(xié)議，在行政法官出庭之前就達成了和解協(xié)議，私底下說一下它這款產(chǎn)品，之前的知識產(chǎn)權都做得特別好，但恰恰這款產(chǎn)品做了之前出口美國的時候，漏了做一下防侵權檢索，這個大概10月份全部結案了。

剛才談到337案子，我們看一下337調查都有哪些？進口存在不公平行為，包括專利、商標、不正當競爭、商業(yè)秘密、版權等，這個337調查主旨是保護美國的國內產(chǎn)業(yè)，它對美國是否存在國內產(chǎn)業(yè)是有要求的，美國國內產(chǎn)業(yè)什么意思呢？就是說你這個專利必須要真正去實施了，要么你得有自己的產(chǎn)品生產(chǎn)出來或者你許可給他人的，被許可人也得有產(chǎn)品實施出來，一直程度上遏制NPE，NPE想拿這個專利打337的話，必須出示出被許可的產(chǎn)品。另外你不能說我實施生產(chǎn)一件產(chǎn)品也叫實施，那不行，得有經(jīng)濟要件，你在廠房設備或者勞動力、研發(fā)方面有投資，這樣才算真正的美國產(chǎn)業(yè)。

337調查還有一些核心技術，我講講跟訴訟不一樣的，它會考慮美國公共利益，你為了保護專利權的權益必然會采取一些措施，如果對專利權的保護會損害公眾利益的話，那么這個337調查的ITC就會做一些權衡，另外如果337調查被判定確實違反了337，它的處罰非常嚴格，首先會發(fā)出有限排除令，對于那些已經(jīng)進入到美國的產(chǎn)品，ITC會發(fā)出一個制止令，限制這些產(chǎn)品在美國銷售和推廣，如果違反會有罰款。

337調查為什么這么受人重視，它和訴訟特別不一樣的地方，訴訟程序特別慢，基本上好幾年，ITC特別快，12個月到18個月就全部完結了，這個過程比較清晰，申請人提交申請，立案，分配給刑事法官，復審之后會有肯定性仲裁和否定性仲裁等。前面回顧一下337的特點，首先它的主管是美國國際貿易委員會，ITC，而不是法院。

剛剛我們提到兩次證據(jù)開示，如果經(jīng)?？疵绖〉娜藭容^熟悉，證據(jù)在美國是特別重要的，比如說像337如果開始之后，外聘律師會給公司發(fā)一個通知說證據(jù)要開始保存了，所有相關人員關于你的文件、郵件，你的修改都得停止，因為一旦違反之后后果很嚴重，你想偷偷刪掉一些好象不利的東西，這個是萬萬不能的，因為在2013年有個陶瓷化學商業(yè)秘密案，就是刪除了一個文件，而且是當著律師的面，導致敗訴。證據(jù)開示，它的問題會特別多，互相會有環(huán)環(huán)相扣的東西，你在一個問題上的躲閃或者不誠實很快會通過其它問題被挖掘出來，一旦有這個情形出現(xiàn)這個案子就完蛋了。337證據(jù)開示，對商業(yè)秘密你可以要求去調查，還有Yes  or No總之特別復雜，特別考究律師的能力。

這紅色是中國企業(yè)數(shù)量，這也是顯示了中國企業(yè)占比，基本30%是中國企業(yè)，2019年更是到了50%以上，所以中國企業(yè)要特別注意在美的全面保護。337調查如果遇到了怎么應對，其實在剛才的案例中大家也聽得很清楚了，最重要的一點，也就是第一點，要找一個好的律師、找一個好的律所，跟律師、律所一起大家再來研究，不侵權抗辯的可能性、無效抗辯的可能性，規(guī)避設計的可能性還有和解的可能性，你想談和解就要做到手中有糧，心中不慌，這就是我們的知識產(chǎn)權布局，一定要提前布局，未雨綢繆。

作為在美知識產(chǎn)權預防措施，最明顯的就是FTO和預警，尤其今年新冠疫情，國外企業(yè)做這些的真的是減少了，但是中國企業(yè)依然在增長，F(xiàn)TO就是自由實施檢索，侵權檢索，企業(yè)經(jīng)常說我這個產(chǎn)品申請專利保護了怎么還能侵權，這些都是誤區(qū)，不能避免侵權風險。關于FTO我建議最好在投資研發(fā)之前就做，這樣可以降低未來研發(fā)資金等等的成本。FTO這個檢索過程不細說了，主要是專利代理師會跟技術人員詳細溝通，了解技術細節(jié)，概括出技術點來，評估風險，提出一些可靠的建議。如果確實是落入保護范圍之外，跟337那些措施也是一脈相承，首先看能不能規(guī)避，不能規(guī)避看看這個專利有沒有可能被無效，或者還沒有被授權的話，有沒有可能提三方意見阻斷授權，實在不行我們談許可、談轉讓。

行業(yè)預警我粗淺看完就像一個大型的FTO，它不是針對具體產(chǎn)品而是針對整個行業(yè)，我們需要了解一下相關技術在世界各國的分布，主要競爭對手它的分布，還可以了解行業(yè)熱點、行業(yè)空白點等等這些方面。提醒一下，其實咱們政府對企業(yè)是有很多扶持的，就比如說像2019年北京市就有很多資金，其實過去這些年每年都有，我就列了一下2019年北京市對企業(yè)知識產(chǎn)權海外預警的項目，其中有三個涉及我們汽車行業(yè)，自動駕駛技術、車聯(lián)網(wǎng)技術和氫燃料燃料電池電池技術，各位回去也可以看看當?shù)卣袥]有扶持項目，這樣就可以利用政府扶持幫助企業(yè)達到海外預警風險的防范。

之前也談到作為企業(yè)特別重要的就是你一定要有自己的武器，要有自己的知識產(chǎn)權布局，關于知識產(chǎn)權布局是一個相當龐大的話題，甚至可以作為整個會議議題，我在這不再展開說了，重申一下12字方針，提前布局、未雨綢繆、掌握主動。

謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉載?。?/strong>

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來源：蓋世直播

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